【京知课题组】恶意注册的内涵、构成要件以及典型形态

摘要: 北京知识产权法院审判三庭课题组课题组在统计分析的基础上,对商标恶意注册的内涵、在商标驳回复审案件中体现的构成要件以及典型形态有了更为清晰的认知。

北京知识产权法院审判三庭课题组

课题组负责人: 杜长辉

课题组成员: 张剑、侯占恒、史兆欢

执笔人: 侯占恒

申请在先原则是商标注册制度所遵循的一项基本原则,这一原则的优势在于,商标注册申请审查机关可以较为便捷地确定申请主体并进行相应审查。但这一制度由于不涉及对申请注册商标的“实际使用”或“意向使用”这一申请基础事实的审查,因此也就产生了相应社会和法律问题,其中最为突出的就是商标恶意注册行为。

修正后的《中华人民共和国商标法》(简称商标法)在第十三条、第十五条、第三十二条等条款中对制止恶意注册明确了相应的法律规范,并在第七条中增加了原则性的规定。上述条款的比照、结合适用,在商标不予注册复审案件、宣告注册商标无效案件中,对制止恶意注册行为发挥了积极作用。但商标申请驳回复审行政纠纷案件(简称商标驳回复审案件)中,商标恶意注册的表现形式与上述类型案件存在较大差异,集中体现为:存在恶意注册情形的是引证商标而非诉争商标。尽管诉争商标申请人往往会提出引证商标存在恶意注册的主张,但基于申请在先原则,人民法院仍将引证商标作为诉争商标申请注册的在先权利障碍事实加以认定,并依据商标法第三十条、三十一条有关法律规定驳回诉争商标申请人的诉讼请求,而对于引证商标注册行为是否属于恶意注册诉争商标申请人已经享有的合法在先权益不作实体审理。

课题组认为,商标注册制度的宗旨在于善意注册并积极在商品流通领域中使用商标标志。针对商标驳回复审案件中引证商标存在恶意注册影响诉争商标申请注册的情形,为促进争议的实质性解决,课题组以北京知识产权法院速审团队2016年3月份以来审结的商标驳回复审案件为基础,结合其他国家对制止恶意注册行为的制度性安排、典型案例以及我国参加国际条约所应履行的条约义务,采取实证分析、比较分析的调研方法,对上述情形的相关法律问题进行梳理和研究,进而提出有利于推动实质性解决纠纷的行政诉讼程序措施。为进一步规范商标申请注册秩序,遏制恶意注册行为,提升司法裁判的公信力,发挥进一步指引作用。

在前述统计分析的基础上,课题组对商标恶意注册的内涵、在商标驳回复审案件中体现的构成要件以及典型形态有了更为清晰的认知。

(一)内涵

商标恶意注册系违背诚实信用原则,以攫取或不正当利用他人市场声誉,损害他人在先合法民事权益,或者以侵占公共资源为目的的商标注册行为【1】

(二)商标驳回复审案件中对恶意注册认定的构成要件

1、诉争商标在引证商标申请注册日之前作为商标持续使用并具有相应的知名度,或诉争商标申请人就该标志享有其他合法在先民事权益;

2、诉争商标与引证商标标志相同或近似;

3、诉争商标指定使用商品、服务与引证商标核定使用商品、服务具有密切关联性;

4、引证商标注册行为属于违反诚实信用原则的情形,包括但不限于:商标法第十三条第二款、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款所调整的情形;其他违反诚实信用原则的情形;

5、引证商标的申请注册行为无历史原因的正当性;

6、在恶意注册行为构成的前提下,恶意情形加重的考虑因素,包括但不限于:引证商标权利人针对诉争商标申请注册人,基于引证商标专用权行使请求权;诉争商标权利人就该商标向特定或不特定民事主体实施兜售或其他图谋获取不当利益的行为等。

(三)商标驳回复审案件中恶意注册行为侵害特定民事权益的典型类型及法律适用

 1、典型类型:

(1)抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标;

(2)抢注他人在我国法域范围内未注册的驰名商标。

2、法律适用分析:

(1)区分未注册驰名商标与在先使用并有一定影响的未注册商标的事实认定标准,其中:

 ①未注册驰名商标,在其实际使用商品领域的驰名事实认定标准要严格一些,因为相关事实区别于工商行政机关就驰名事实进行审查并认定,而是直接由司法审查在个案中加以认定;

 ②对在先使用并有一定影响商标的事实认定下线标准可以因恶意注册情形而适当放宽。

(2)在驰名事实认定中,相对已注册驰名商标而言应当对驰名事实的证据采取更为严格的审查。

(3)加强全球化因素的考量:

外国企业拥有注册在我国法域外的驰名商标,该企业在与我国经营性主体存在商业接触、商业广告投放、公益活动以及赛事赞助等活动中在我国法域范围内使用该商标,适度考虑域外使用证据在驰名商标事实认定中的作用。

(4)对恶意注册商标标志近似性以及商品或服务类似的判断标准方面,可以比商标法第三十二条后半段掌握的相应标准更具有弹性一些。形成商标法在第十三条二款和三十二条后半段适用上的相对平衡。

(5)强调容易导致混淆的“可能性”。其中:

可以参考美国商标法“likehood of confusion”标准,较多、相当可观的相关公众可能产生混淆,即较大盖然性;

即便恶意抢注商标经过大量商业使用,在部分地域的相关公众中已经形成了能够区分与驰名商标提供商品、服务来源的现实状态,但仍应当从法域范围以及全球化视角对混淆可能性加以判断。

【1】北京知识产权法院院长宿迟在规制商标恶意注册专项审判工作新闻发表会的讲话:《用足法律措施、严格举证责任、裁判文书公示、彰显司法在规制商标恶意注册上的能动性和有效性》。



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